Ercüment Erdem Av. Yeşim Tokgöz

Marka Hukukunda Kötü Niyetli Tescil

Ağustos 2018

Markalar ticari hayatın vazgeçilmez araçlarıdır. Büyük emek ve sermaye harcanarak yaratılan ve geliştirilen bu ticari enstrümanlar, üçüncü kişileri haksız kullanımları nedeniyle istismara oldukça açıktır. Marka hukuku temelde, markaların tescil yolu ile koruma altına alınmasını ve hak sahibi olmayanların, markaların sahip olduğu itibardan yararlanmasını engellemeyi ya da bertaraf etmeyi amaçlamaktadır. Türk hukukunda, diğer birçok ülkede olduğu gibi, markaların korunması tescile dayalıdır ve ülkeseldir. Fakat bu durumun bazı istisnaları vardır. Bu makalede, kötü niyetli tescil kapsamında tescilli olmayan işaretler ve Türkiye’de tescilli olmayan yabancı markalar üzerindeki hak sahipliği ele alınır.

Kötüniyetli Tescil

Marka tescilinde kötüniyet, yerleşik Yargıtay kararlarında “tescil ile sağlanan korumanın amacına aykırı kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yarar sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, kişinin, tescilini talep ettiği işaretin, yurtiçinde ya da yurtdışında başkası tarafından kullanıldığını ve/veya tescil edilmiş olduğunu bilmesi ya da bilebilecek durumda olmasına rağmen marka tescil başvurusunda bulunması anlamına gelir.

Doktrin uyarınca kötüniyetli tescil, hakkın kötüye kullanılmasıdır, ayrıca başkasının markası veya işaretiyle iltibas yaratmak veya o markanın Türkiye’de tesciline engel olmak ve bu suretle menfaat etmek amacına yöneliktir[1]. Zira kötüniyetli tescil talebinde bulunan kişi, markanın temsil ettiği kaliteyi, kendi mal ve hizmetlerinde kullanmayı hedefler. Bu durum markanın itibarının istismar edilmesi anlamına gelir ve basiretli tacirlerin uyması gereken kurallara da aykırılık teşkil eder.

Özellikle belirtmek gerekir ki, kötüniyetli tescil, markaların karıştırılma tehlikesine[2], hitap ettiği tüketici kitlesine, tescil talebinde bulunulan mal ve hizmet sınıfına göre, her somut olay bazında değerlendirilmesi gereken hassas bir konudur.

Tescilli Olmayan İşaretler

Doktrin ve Yargıtay kararları uyarınca, marka üzerindeki öncelik hakkı o markayı meydana getiren, kullanan ve piyasaya tanıtan kişiye aittir. Bu kişiye gerçek hak sahibi denir[3]. Kişilerin ticari hayatta kullandığı işaretleri Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) nezdinde tescil ettirmeleri kendi takdirlerinde olan bir konudur. Tescil edilmeyen işaretler, her halükarda Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri çerçevesinde korunmaktadır.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) m. 6.3, ayrıca, tescilsiz marka veya ticaret sırasında kullanılan işaret sahiplerine, işaretleri ile aynı ya da benzer işaretlerin, aynı ya da benzer mal veya hizmet sınıfında tescili talebinde bulunulması halinde, sonraki marka başvurusuna TürkPatent nezdinde itiraz hakkı vermektedir. Bu hakkın kullanılabilmesi için işaretin ayırt edici nitelik kazanmış olması gerekir[4]. Bu tür durumlarda, sonraki marka sahibinin işaretin tanınmışlığından yarar sağlamak amacıyla kötüniyetli hareket ettiği de kabul edilebilir. Keza kötüniyetle tescil edilmiş bir markanın, gerçek hak sahibinin talebi üzerine hükümsüzlüğüne de karar verilebilir. Yargıtay, yukarıda sayılan şartların oluşması halinde, gerçek hak sahibini tespit ederek, işaretin tanınmışlığından menfaat sağlamaya çalışan kötüniyetli marka tescilini terkin etmektedir[5].

Türkiye’de Tescilli Olmayan Yabancı Markalar

Ticaretin ülkesel sınırları olmamakla birlikte markaların korunmasında uygulanan ülkesellik ilkesi, TürkPatent nezdinde tescilli olmayan markaların üçüncü kişiler tarafından istismar edilmesine neden olabilmektedir. Yabancı menşeili bir markanın yarattığı itibardan, ticari başarıdan kazanç sağlamak isteyen kişilerin, markanın gerçek hak sahibi tarafından TürkPatent nezdinde ve/veya Madrid Protokolü kapsamında tescil ettirilmemiş olmasından yararlanarak, Türkiye’de marka tescil başvurusu yapması rastlanılan bir durumdur.

Tescilsiz markalara sağlanan koruma, yerleşik Yargıtay kararları uyarınca, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmalara taraf ülkelerin vatandaşları tarafından, başka ülkelerde tescil edilmiş ve henüz Türkiye’de tescil edilmemiş markalara da tanınmıştır[6]. Bu kapsamda Yargıtay, marka hukukundaki ülkesellik ve başvuru ve tescilde öncelik ilkelerine rağmen, başvuru ve tescilde kötü niyetin himaye edilmemesine ilişkin temel ilkenin uygulanması gerektiğini belirtmektedir.

Keza Yargıtay birçok kararında, yurtdışında tescil edilmiş markaların, bugünkü teknik imkanlar nazara alındığında, aynı sektörde faaliyet göstermekte olan kişiler tarafından bilinmemesini hayatın olağan akışına aykırı bulmaktadır[7]. Kaldı ki bilginin internet sayesinde eriştiği yayılma hızı dikkate alındığında, dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sürülmüş bir markadan, aynı sektörde faaliyet gösteren kişilerin haberdar olmaması artık mümkün değildir. Yargıtay bu doğrultuda yabancı markalar ile aynı ya da benzer markaların tescili talebinde bulunan kişilerin, yabancı markaların itibarından yararlanma amacı taşıdığını tespit ederek, kötüniyetin varlığını kabul etmektedir. Bu nedenle, yabancı menşeili markanın sahibini, gerçek hak sahibi olarak görmektedir ve Türkiye’deki kötüniyetli tescilin terkinine karar vermektedir[8]. Aksi halde, gerçek hak sahibinin TürkPatent nezdindeki tescilini engellemiş olacaktır ki, bu durum basiretli bir tacir gibi davranmayan kişiyi ödüllendirmek olacaktır.

Tanınmış Markalar

SMK m. 6.4, Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar[9] ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvurularının, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından gerçek hak sahibinin itirazı üzerine reddedileceğini düzenler. Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere, günümüzün teknik şartlarında, kişilerin sektörlerindeki tanınmış markalardan haberdar olmaması hayatın olağan akışına aykırı kabul edilmektedir. Bu doğrultuda, TürkPatent ve Yargıtay, Türkiye’de tescilli olmamasına rağmen, tanınmış kabul edilen markaların aynı ya da benzerlerinin Türkiye’de tescil edilmesini de kötüniyetli olarak değerlendirmektedir.

Haksızlığın Giderilmesi

SMK m. 6.9 açıkça kötüniyetli tescili nisbi red sebebi olarak sayar. Bu kapsamda gerçek hak sahibi, marka başvurusunun Marka Bülteni’nde yayınlanmasından itibaren 2 (iki) ay içinde TürkPatent’e başvurarak başvurunun reddedilmesini talep edebilir. Gerçek hak sahibinin Türkiye’de ikameti yok ise bu başvuruyu ancak bir marka vekili aracılığıyla gerçekleştirebilir. Kötüniyete rağmen markanın tescil edilmesi halinde ise, gerçek hak sahibi, SMK m. 25 uyarınca, markanın hükümsüzlüğü davası açabilir ve markanın terkin edilmesini sağlayabilir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, SMK m. 25.6 uyarınca, genel kural olarak, bir marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen 5 (beş) yıl boyunca sessiz kalmışsa, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. Fakat sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli ise, marka sahibinin sessiz kalmaktan kaynaklanan bir hak kaybı söz konusu olmaz.

Sonuç

Gerçek hak sahiplerinin yarattığı, kullandığı ve tanıttığı markaların itibarından, üçüncü kişilerin haksız yarar sağlaması, dünyanın neresinde olursa olsun, kabul edilemez. Marka hukukunun ülkesellik ilkesi bu konuda esnek yorumlanmaktadır. Zira kötüniyetin korunması hukukun temel normlarına ve dürüstlük kuralına aykırıdır. Bu kapsamda SMK ve yerleşik Yargıtay kararları, TürkPatent nezdinde ve/veya Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’de tescilli olmayan işaretleri ve yabancı menşeili markaları korumaktadır, işaretlerin / markaların aynı veya benzerlerinin, aynı veya benzer sınıflarda, markanın yarattığı itibardan faydalanmak amacıyla kötüniyetli tescil edilmesini nisbi red sebebi olarak kabul eder ve itiraz üzerine bu çeşit tescil taleplerini reddetmektedir. Ayrıca kötüniyetle tescil edilmiş olan markaların hükümsüz sayılmasına ve terkin edilmesine imkan sağlamaktadır.

[1] Tekinalp, Ünal, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2012 s. 428.

[2] Markaların karıştırılma tehlikesine ilişkin detaylı bilgi için bkz. http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/markalarin-karistirilma-tehlikesi-ve-iltibas/ (son erişim tarihi:04.09.2018).

[3] Yargıtay 11. HD 19.04.2002 tarihli, 2001/9903E., 2002/3699 K. sayılı ilamı.

[4] Yargıtay. 11. HD 13.10.2003 tarihli 2003/2883 E., 2003/9171 K. sayılı ilamı.

[5] Yargıtay 11. HD 18.01.2018 tarihli, 2016/5961 E., 2018/455 K. sayılı ilamı.

[6] Karahan, Sami, Tescilsiz Markanın Korunmasına Marufiyet Şartı s. 19.

[7] Yargıtay 11. HD 05.05.2014 tarihli, 2013/11926 E., 2014/8450 K. sayılı ilamı.

[8] Örnek olarak Yargıtay HGK 16.07.2008 tarihli 2008/11-501 E, 2008/507 K sayılı ilamı, verilebilir.

[9] Tanınmış markalar hakkında detaylı bilgi için bkz. http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/yerel-ve-dunyaca-taninmis-markalarin-korunmasi/ (son erişim tarihi:04.09.2018).