Ercüment Erdem Av. Zeynep Ezgi Yanarateş

Marka Lisans Sözleşmesi

Ekim 2020

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 148. maddesi uyarınca sınai mülkiyet haklarının devir, haciz, rehin gibi çeşitli hukuki işlemlere konu olabileceği düzenlenir. İzin verilen hukuki işlemlerden biri de sınai mülkiyet haklarının ve bu kapsamda marka hakkının lisans konusu olabilmesidir. Şöyle ki SMK’nın 24. maddesi uyarınca “marka hakkı, tescil edildiği mal ve hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilir” denilerek markanın lisans konusu olabileceği açıkça düzenlenmiştir. Bu kapsamda garanti markaları dışında diğer marka türlerinin ‘kullanım hakkı’ bir üçüncü kişiye devredilebilecektir.

Lisansı markaların miras ve devir yoluyla intikalinden ayıran özellik miras ve devir halinde hakkın özü bir üçüncü kişiye devredilirken, lisans verilmesi ile birlikte lisans alanın yalnızca markayı kullanma hakkına sahip olmasıdır.[1]

Marka lisans sözleşmesinin konusunu tescilli veya tescilsiz bir marka oluşturabilmektedir. Ancak tescilsiz bir markaya ilişkin lisans sözleşmesi sicile tescil edilemeyeceğinden, tescilin lisans sözleşmesine sağladığı korumadan da faydalanamaz. Buna ek olarak SMK’nın 148. maddesinin son fıkrası uyarınca marka başvurularının da lisans sözleşmesine konu olabileceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Lisans Sözleşmesinin Tarafları

Lisans sözleşmesinin tarafları lisans veren ve lisans alan olarak adlandırılmaktadır. Uygulamada genellikle lisans veren marka sahibi olmakla birlikte sözleşmede alt lisans verilmesine izin verilmiş olması halinde lisans alanın, lisans veren sıfatına haiz olduğu haller de karşımıza çıkmaktadır. Lisans verenin lisans sözleşmesi kapsamında en temel yükümlülüğü, marka üzerindeki hakkın lisans alan tarafından kullanılmasını sağlamak ve lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetin kalitesini garanti edecek önlemleri almaktır.

Lisans alan ise bir veya birden fazla gerçek (kişisel lisans) ya da tüzel kişi (işletme lisansı) olabilir. Lisans alanın marka lisans sözleşmesi kapsamında en temel yükümlülüğü bir bedel kararlaştırıldı ise bu bedeli lisans verene ödemektir. Lisans alan SMK’nın 29-ç maddesi uyarınca lisans yoluyla verilmiş hakkını izinsiz olarak genişletemez veya bu hakları üçüncü kişilere devredemez. Aksi halde lisans alanın bu kullanımı marka hakkına tecavüz sayılır.

Lisans Sözleşmesinin Sınıf, Yetki ve Yer Bakımından Sınırlandırılması

Bilindiği üzere markalar Nice sınıflandırması çerçevesinde belli mal ve hizmet sınıfları üzerinde tescil edilir. Lisans veren lisansı markanın tescilli olduğu tüm mal ve hizmetler üzerinde tanıyabileceği gibi lisans hakkının üzerinde sınıfsal şekilde sınırlandırma yapılması ve lisansın yalnızca belli mal ve hizmetler için verilmesi mümkündür. Örneğin, lisans hakkı kapsamına yalnızca mallara ilişkin sınıflar alınırken hizmetlere ilişkin sınıfların alınmaması söz konusu olabilecektir.

Kısmi lisans sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken husus, markanın lisans alan tarafından sözleşmede kararlaştırılan mal ve hizmetler dışındaki mal ve hizmetler üzerinde kullanılması halinde tanınmış olan lisans hakkı izinsiz genişletilmiş olacağıdır.

Buna ek olarak kullanım hakkına kapsamında lisans sözleşmesi ile üretim, satış, dağıtım yapılması gibi yetkiler de devredilir. Bu doğrultuda marka hakkı sahibinin lisans sözleşmesinde yetkileri sınırlandırması ve yalnızca bazı yetkiler için lisans vermesi de bir başka olasılıktır.

Aynı zamanda uygulamada lisansın genellikle tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde verildiği görülmektedir. Ancak sözleşmede kararlaştırılması halinde lisans yalnızca belli coğrafi bölgeler için de verilebilecektir. Bu halde lisans alan ancak sözleşmede belirlenen bölgelerde markayı kullanma hakkına sahip olacaktır.

Lisans Sözleşmesinin Süresi

Lisans sözleşmesinin süresinin sözleşme serbestisi uyarınca taraflarca serbestçe belirlenebileceği kabul edilir. Doktrinde, lisans sözleşmesi süresiz olarak yapıldı ise üst sınırın markanın tescil başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak olan 10 yıllık koruma süresi olduğu görüşü[2] bulunmakla birlikte; marka korumasının yenilebileceğinden bahisle lisans süresinin marka koruma süresiyle sınırlı olmadığı görüşü de savunulur.[3]

Bedel Verilmesi

Marka lisans sözleşmeleri uygulamada karşımıza her iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler olarak çıkar. Şöyle ki marka lisans sözleşmesi ile lisans veren marka kullanma hakkını lisans alana vermeyi borçlanırken, lisans alan da genel olarak buna karşılık bir bedel ödeme borcu altına girer. Ancak lisans alanın bir bedel ödeme taahhüdünde bulunmadığı marka lisans sözleşmeleri de bulunur. Bu tür marka lisans sözleşmeleri serbest lisans olarak da adlandırılır.

Lisans Sözleşmesinin Şekli ve Tescili

SMK’nın 148/4. maddesinde “Hukuki işlemler, yazılı şekle tabidir.” denilerek lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılacağı ve bunun bir geçerlilik şartı olduğu düzenlenmiştir. Bu kapsamda lisans sözleşmelerinin noterde yapılması ispat açısından kolaylık sağlamakla birlikte bir zorunluluk teşkil etmez. Lisans sözleşmelerinin yalnızca yazılı olması sözleşmenin geçerliliği açısından yeterlidir.

Buna ek olarak SMK’nın 148/5. maddesinde “Hukuki işlemler taraflardan birinin talebi, ücretin ödenmesi ve yönetmelikle belirlenen diğer şartların yerine getirilmesi hâlinde sicile kaydedilir ve Bültende yayımlanır.” hükmü yer alır. Bu doğrultuda lisans sözleşmelerinin sicile kaydedilebileceği düzenlenir. Ancak lisans sözleşmelerinin sicile kaydedilmesi kurucu nitelik taşımayıp yalnızca açıklayıcı niteliktedir.[4] Bir başka deyişle, lisans sözleşmelerinin sicile kaydedilmemesi halinde sözleşme geçerli olmaya devam ederken sicile kaydedilmeyen hukuki işlemlerden doğan haklar iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

İnhisari (Münhasır)  ve İnhisari Olmayan (Basit) Lisans

Lisans, inhisarı ve inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Lisansın inhisari olup olmadığı, lisans alana tanınan hakların kapsamının belirlenmesi ve lisans alan dışındaki kişilerin markayı kullanıp kullanamaması bakımından önem taşır.

Şöyle ki, inhisari lisans yalnızca lisans alanın markayı kullanabildiği, lisans verenin aynı markaya ilişkin bir üçüncü kişiye lisans hakkı veremediği lisans türüdür. Bu tür kapsamında lisans verenin sözleşmede hakkını açıkça saklı tutmadı ise kendisi de söz konuyu markayı kullanamaz.

İnhisari olmayan lisans ise lisans verenin hem markayı kendi kullanma hakkının hem de üçüncü kişilere lisans verme hakkının saklı olduğu lisans türüdür. Mevzuatta taraflar arasında açıkça kararlaştırılmamış olması halinde verilen lisansın inhisari olmadığı kabul edilir.

Alt Lisans Verilmesi

SMK’nın 24/3. maddesi “Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.” diyerek alt lisans verilmesini taraflarca sözleşmede kararlaştırılması koşuluna bağlamıştır.

Asıl lisans sözleşmesinin süresi, sınıf, yetki ve coğrafi bölge bakımından sınırları alt lisans sözleşmesinin de üst sınırlarını oluşturur. Bir başka deyişle, asıl lisans sözleşmesinin sınırlarını aşarak örneğin daha uzun bir süre için ya da daha başka bir coğrafi bölge için alt lisans verilmesi lisansın sınırlarının izinsiz genişletilmesi kabul edilecektir. Bu halde ise lisans veren tescilli markadan doğan haklarının lisans alana karşı ileri sürme hakkına sahiptir.

Son olarak herhangi bir nedene dayanarak asıl lisans sözleşmesinin geçersiz olması ya da sona ermesi halinde öğretide alt lisans sözleşmesinin de kendiliğinden sona ereceği kabul edilir.[5]

Lisansın Üçüncü Kişilere Karşı Korunması

Lisansın inhisari olup olmadığı özellikle dava açma hakkı bakımından önem taşır. Şöyle ki SMK uyarınca inhisari lisans sahibi, marka hakkına bir tecavüz olması durumunda lisans verenin SMK uyarınca açabileceği davaları kendi adına açma hakkına sahiptir. Öte yandan inhisari lisans sahibinin dava açması ona kanunen tanınmış bir hak olup görev olmadığından, dava açmaması onu marka sahibine karşı sorumlu hale getirmez.[6]

SMK’nın 158/2. maddesi uyarınca inhisari olmayan lisans alan ise marka hakkına tecavüz halinde öncelikle yapacağı bir bildirim ile dava açılmasını lisans verenden istemekle yükümlüdür. Lisans alanın talebine rağmen lisans veren bu talebi kabul etmez veya üç ay içerisinde dava açmaz ise, lisans alan kendi adına dava açabilecektir. Ancak ciddi bir zarar tehlikesinin varlığı halinde lisans alan üç aylık süre geçmeden de mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde bulunabilecektir.

İnhisari veya inhisari olmayan lisans sahiplerinin ise Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) nezdinde aynı veya benzer marka başvurusu olması halinde itiraz hakkı bulunmaz. Söz konusu hak yalnızca lisans verene aittir.[7]

Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi

Lisans sözleşmeleri sözleşmede bir süre belirlendi ise kural olarak bu sürenin dolması ile sona erecektir. Ek olarak marka hakkının, koruma süresinin dolması ve yenilenmemesi, marka başvurusunun geri çekilmesi veya marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi gibi nedenlerle sona ermesi durumunda da sözleşmenin dayandığı marka hakkı ortadan kalmış olacağı için lisans sözleşmesi marka hakkıyla birlikte sona erecektir. Bu nedenle SMK’nın 28. maddesi uyarınca sicile kaydedilmiş lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka sahibi marka hakkından vazgeçemeyeceği ve marka başvurusunu geri çekemeyeceği düzenlenir. Buna ek olarak lisans sözleşmesinin sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydı ile Borçlar Kanununun genel hükümlerine göre haklı nedenle feshi de mümkündür.

[1] Ceylan, Çiğdem: ‘Marka Lisans Sözleşmesi’, Ankara Barosu 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü Özel Sayısı, Ocak 2017, Cilt 19, S. 1, s. 65.

[2] Çağlar, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, Ankara 2013, s. 102.

[3] Arkan, Sabih: Marka Hukuku, Ankara 1998, s.197.

[4] Tekinalp, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul, 2005, s. 436.

[5] Özel, Çağlar: Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara, 2015, s. 53-54.

[6] Ceylan, s. 83.

[7] Özel, s.53-54.