Ercüment Erdem Zeynep Ezgi Yanarateş

Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri

Kasım 2019

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 16. maddesi uyarınca Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT” veya “Kurum”) bir marka başvurusunun şeklî yönden eksikliği bulunmadığına karar verirse başvuruyu SMK’nın ‘Marka tescilinde mutlak ret nedenleri’ başlıklı 5. maddesi kapsamında inceler.

Marka başvuruları mutlak red nedenleri açısından re’sen Kurum tarafından incelendiği gibi yayına itiraz sırasında üçüncü kişiler de mutlak red nedenlerine aykırılık olduğunu ileri sürebilir. Kurum 30 Eylül 2019 tarihinde ‘Marka İnceleme Kılavuzu’nu (“Kılavuz”) yayınlayarak mutlak red nedenlerine ilişkin inceleme ilkelerini detaylı olarak belirlemiştir.

Aşağıda SMK’nın mutlak red nedenlerine ilişkin 5. maddesi detaylı olarak incelenmektedir.

SMK’nın 5/1-a hükmü SMK’nın 4. maddesi kapsamında marka olamayacak işaretlerin reddedilmesi zorunluluğunu getirir. SMK’nın 4. maddesi uyarınca bir işaretin marka olabilmesi için üç şartı sağlaması gerekir. Bunlar; i) Bir işaret olmalı, ii) Bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt etme yeteneğine soyut olarak sahip olmalı, iii) Marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasına olanak sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olmalıdır.

Bu nedenle örneğin şu anki teknoloji ile koku ve tat markalarının sicilde gösterilmesi mümkün olmadığından, bu markaların tescil başvurusu SMK m. 5/1-a uyarınca reddedilecektir. Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi’nin yapay çilek tadının tescili için yapılan marka başvurusunu sicilde gösterebilir olmadığı gerekçesi ile reddettiği bir kararı bulunmaktadır[1].

SMK’nın 5/1-b hükmü gereğince ise ‘Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler’ marka olarak tescil edilemezler. Örneğin 30. sınıfta kahveler için “Aroma”, 29. sınıftaki sardalyalar için “Fresh Sardines” markaları ayırt edici niteliğe sahip değildir. Benzer şekilde Avrupa Adalet Divanı, görselde görülen yıkama tableti şeklinin marka olarak tescil talebine ilişkin olarak Henkel Tableti kararında söz konusu tabletlerin ayırt edici karakteri bulunmadığına hükmetmiştir[2].

SMK m. 5/1-c hükmüne göre, ‘Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler’ marka olarak tescil edilemezler. Örneğin, 29 ve 30. sınıftaki gıda maddeleri açısında “BROWNIE” ibaresi, 41. sınıftaki eğlence hizmetleri bakımından “OYUN PARKI” ibaresi, 25. Sınıftaki kıyafet emtiaları açısından ise “S, M, L” gibi ürün bedenini gösterir ibareler tanımlayıcı bulunacaktır.

Ancak SMK m. 5/2 uyarınca bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın ayırt edici olmadığı ve tanımlayıcı olduğu gerekçeleriyle reddedilemeyecektir.

SMK m.5/1-ç hükmüne göre ‘Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler’ marka olarak tescil edilemez. TÜRKPATENT’e göre “aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler” ibaresi karşılaştırılan iki işaretin özdeş, farksız, aynen veya birebir kopya olmalarını ifade eder. Aralarında küçük de olsa farklılık bulunan markalar aynı sayılmazlar.

TÜRKPATENT Kılavuz’da aşağıdaki markaları aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olarak nitelendirilmiştir:

ANJELIKA

ANGELIKA

INFINTY

INFINITI

MULTITECH

MULTITEK

K-LITE

KLITE

DERT

DERTT

STOCKER’S

STOCKER

Kılavuz aşağıdaki markaların ise SMK m.5/1-ç kapsamında aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer işaretler olarak kabul edilmeyeceklerini belirtmiştir.

CAN

CANIM

MOM

MOMS

KASABA

BYKASABA

THE BAHÇE

BAHÇE

MY WORLD

WORLD

GULER 1970

GULER

CNDN

CANDAN

CASHMERE

KAŞMİR

SMK m. 5/3 hükmü önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması halinde bir marka başvurusunun SMK m.5/1-ç maddesine göre reddedilemeyeceğini düzenler. Muvafakatname başvuru sırasında sunulabileceği gibi karara itiraz halinde, itiraz hakkında karar verilene kadar da sunulabilecektir.

SMK m. 5/1- d uyarınca ise “Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” marka olarak tescil edilemezler. Bu madde ile ticaret alanında ortak kullanımda olan işaretlerin tek bir teşebbüsün tekeline verilmesinin engellemesi amaçlanarak kamu yararı gözetilmiştir. İlgili bendin uygulanışı sırasında marka olarak tescil edilmek istenen terimin ilgili sektörde hali hazırda farklı ticari aktörler tarafından kullanılıp kullanılmadığına bakılır.

Örneğin, Yargıtay “bahçe kültürü, sera ve çiçekçilik alanında yapılacak sergi ve organizasyonları”nı konu alan bir hizmet için tescil edilmek istenen “FLORİST” ibaresinin hem hizmetin cinsini hem de hizmete ait bir meslek grubunun adını içermesi nedeniyle tescil edilemeyeceğini belirtmiştir[3].

Ancak SMK m. 5/2 hükmü bu bendi de kapsamakta ve başvuru sahibi tarafından işaretin sonradan ayırt edicilik kazandığının ispat edilmesi halinde SMK m. 5/1-d maddesi uyarınca reddi söz konusu değildir.

SMK’nın.5/1-e maddesi ise i) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya ii) teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya iii) mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretlerin marka olarak tescil edilmeyeceği hükmünü getirmektedir.

Örneğin, Kılavuz’da belirtildiği üzere “muz şekli” malın doğası gereği ortaya çıkan bir şekil olduğu için muzlar için tescil edilebilir nitelikte bir şekil değildir. Nitekim Avrupa Adalet Divanı Philips v. Remington kararında tescil edilmek istenen 3 başlıklı elektrikli tıraş makinesini teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan bir unsur olduğundan reddetmiştir[4].

SMK’nın 5/1-f maddesi ise mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, coğrafi kaynağı gibi durumlara ilişkin yanıltıcılığı düzenler. Örneğin Yargıtay içinde müsli olmadığı halde MÜSLİMEK markasının yanıltıcı olduğuna karar vermiştir[5].

SMK m. 5/1-g hükmü uyarınca ‘Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler’ marka olarak tescil edilemezler. Söz konusu hükme göre Birlik ülkelerine ait bayrak, flama ve benzeri egemenlik işaretleri veya birlik ülkelerinin üye oldukları uluslararası kuruluşarın logoları, adları ve bu adların kısaltmaları (örneğin WHO, UNICEF) marka olarak tescil edilemez.

SMK m. 5/1-ğ hükmü ise 5/1-g hükmünü tamamlayıcı nitelikte olup ‘Paris Sözleşmesinin 2. mükerrer 6. maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler’in marka olarak tescil edilemeyeceğini düzenler.

Örneğin, ATATÜRK adının marka olarak tesciline dair iki yabancı kişinin yaptığı başvuru EUIPO tarafından kabul edilmiş ancak daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı itiraz sonucu, Türk toplumunun Atatürk’e duyduğu derin sevgi ve saygı nedeniyle marka tescili iptal edilmiştir[6].

SMK m. 5/1-h hükmü uyarınca ‘Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler’ (Örneğin, Kur’an, Cami, Jesus gibi), m. 5/1-ı hükmü uyarınca ise ‘Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler’  marka olarak tescil edilemezler. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ‘LA MAFIA’ ibaresinin kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle marka olarak tesciline izin vermemiştir.

Son olarak, SMK m. 5/1-i bendi uyarınca ‘Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler’ marka olarak tescil edilemez. Örneğin Antakya Künefesi, Malatya Kayısısı gibi tescilli coğrafi işaretlerden oluşan ya da bu işaretleri içeren marka başvuruları re’sen reddedilecektir.

[1] Eli Lilly, Yapay Çilek Aroması Tadı, R120/2001-2 (4 Ağustos 2003).

[2] Henkel v OHIMC-456/01 P ve C-457/01.

[3] Yargıtay 11. HD, E. 2002/5352, K. 2002/10729, 22.11.2002.

[4] Koninklijke Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd ve diğerleri [2006] EWCA Civ 16 (26 Ocak 2006).

[5]  Yargıtay 11 HD, E. 2009/14416 K. 2011/8693, 12.07.2011.

[6]  OHIM R 2613/2011-2 sayılı kararı.