Ercüment Erdem Av. Zeynep Ezgi Yanarateş

Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri

Şubat 2020

10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) 6. maddesi marka tescilinde nispi ret nedenlerini düzenler. Bu madde ile tescil başvurusundan önce hak kazanmış kişilerin haklarının koruması amaçlanmıştır. Mutlak red nedenlerinin aksine nispi red nedenlerinin varlığı halinde kamu menfaatini ilgilendiren bir durum söz konusu olmadığından bu nedenler TÜRKPATENT tarafından kendiliğinden dikkate alınmaz ancak itiraz üzerine incelenir.

SMK’nın 18. maddesi uyarınca, “ilgili kişiler” bültende yayınlanmış bir marka başvurusunun, mutlak ve nispi red nedenlerine aykırı olduğu gerekçesiyle, markanın yayımından itibaren iki ay içinde TÜRKPATENT nezdinde itirazda bulunabilirler. İlgili kişi kavramından zarar görme olasılığı bulunan tescilli marka sahipleri, marka tescil başvurusu sahipleri, başvuruya konu işareti ve/veya benzerini tescilsiz kullanan kişiler ve meşru menfaatleri zarar görebilecek kimseler veya kurum ve kuruluşlar anlaşılmalıdır.

Aşağıda SMK’nın nispi red nedenlerine ilişkin 6. maddesi detaylı olarak incelenmektedir.

Karıştırılma İhtimali

SMK’nın 6/1 maddesi uyarınca “tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” Bu halde itiraz durumunda TÜRKPATENT tarafından şu üç husus detaylı olarak incelenir. Bunlar i) marka başvurusunun önceki bir marka ile aynı veya benzer olması ii) başvuru kapsamında yer alan mal/hizmetlerin önceki markanın tescilli olduğu mal/hizmetlerle aynı veya benzer olması ve iii) bu benzerlikler nedeniyle halk arasında karıştırılma dahil ilişkilendirilme ihtimalinin varlığıdır. Karıştırılma ihtimali değerlendirmesinde TÜRKPATENT markalar ile mal ve hizmetler arasındaki benzerliğe ek olarak önceki markanın tanınmışlığı ve ayırt ediciliği, ortalama tüketicinin dikkat seviyesi ve ilgili sektöre özel koşullar gibi farklı faktörleri birbirlerine bağlı bir şekilde ele alır.

Mal ve hizmetler arasındaki benzerlik değerlendirmesinde benzer alıcı çevresine hitap etmeleri, benzer ihtiyaçları karşılamaları, aralarında hammadde-mamül ilişkisinin bulunması, dağıtım kanallarının ortak olması, aynı reyonlarda satılması, hedef kitlenin aynı olması gibi mal ve hizmetler arasındaki bütün ilişkiler ve özellikler dikkate alınmalıdır. Markaların benzer olup olmadığı değerlendirilirken ise bütünsel bir değerlendirme yapılarak markaların görsel, işitsel ve kavramsal olarak benzer olup olmadıkları incelenmelidir. Bu kapsamda markaların ihtiva ettiği jenerik unsurlar ise bunlar değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

Markalar arasında göze hitap eden bir benzerlik bulunması halinde bu benzerlik görsel benzerlik kabul edilir.[1] Örneğin Yargıtay hükümsüzlüğü istenen “Helvacı Dede + şekil” markası ile davacının tescilli “KOSKA + dede figürü” ve “Dede figürü” markalarının sözcük unsurlarının farklı olmasına rağmen, ‘yaşlı adam şekli’nden kaynaklı bir görsel benzerlik bulunması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar vermiştir.[2]

 

Hükümsüzlüğü istenen marka

Davacının tescilli önceki tarihli markaları

İşitsel benzerlik ise markaların telaffuzları nedeniyle ortaya çıkan benzerlik halidir. Örneğin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) “4 US – FOR US” markaları işitsel olarak benzer olduklarına karar vermiştir.[3] Yargıtay’ın ise PIERRE CASSI ve PIERRE CARDIN markalarının işitsel olarak benzer olduğuna hükmettiği kararı bulunur.[4]

Son olarak markaların kavramsal benzerliği iki markanın ortalama tüketici nezdinde bu kişilerin zihninde bıraktıkları iz ve imaj bakımından ortaya çıkabilir.[5] Yargıtay bir diğer kararında markaların kavramsal benzerliğine dayanarak Lacoste markasının timsah şeklinin, markası ile iltibasa yol açacağına karar vermiştir[6].

Ticari Vekil veya Temsilcinin Kendi Adına İzinsiz Tescil Başvurusu

SMK’nın 6/2. maddesi Ticari vekil veya temsilcinin, marka sahibinin izni olmaksızın ve haklı bir sebebe dayanmaksızın markanın aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerinin kendi adına tescili için yaptığı başvuru, marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.” hükmünü getirmektedir. İlgili hüküm uyarınca marka sahibinin Türkiye piyasasını gözden çıkarması, süresi dolduktan sonra marka tescilini yenilememesi gibi haklı nedenler bulunmadıkça ticari vekil veya temsilci tarafından gerçekleştirilen söz konusu başvurular reddedilir.

Gerçek Hak Sahibinin İzni Olmaksızın Markanın Tescili

SMK’nın 6/3. maddesi “Başvuru tarihinden veya varsa rüçhan tarihinden önce tescilsiz bir marka veya ticaret sırasında kullanılan bir başka işaret için hak elde edilmişse, bu işaret sahibinin itirazı üzerine, marka başvurusu reddedilir.” düzenlemesini getirerek, tescilsiz bir markanın eskiye dayalı kullanımı yoluyla o marka üzerinde hak sahibi olan kişiye tescili engelleme hakkı tanımıştır. Bu halde gerçek hak sahibine tescile karşı öncelikli bir hak sağlanır.

Tanınmış Markalara Sağlanan Korumalar

SMK’nın 6/4 hükmüne göre Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi kapsamında tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikte olan marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından reddedilir[7]. Bu halde Paris Sözleşmesi’ne göre tanınmış bir markanın benzeri için bir marka başvurusu yapılması halinde tanınmış markanın Türkiye’de herhangi bir sınıfta tescilli olup olmadığında bakılmaksızın söz konusu başvuru aynı veya benzer mal/hizmetler için reddedilir.

Buna ek olarak SMK’nın 6/5 hükmü ise tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle; i) o markadan haksız bir yararın sağlanabileceği, ii) o markanın ayırt edici karakterinin zedelenebileceği (sulandırma) ve iii) itibarının zarar görebileceği, hallerde aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın reddedilir.

Bu halde SMK’nın 6/4 hükmünden farklı olarak Türkiye’de tanınmış markalar, aynı ve benzer marka başvurularına karşı, bu başvuruların aynı, benzer ya da tamamen farklı mal veya hizmet için yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın, daha geniş bir korumaya sahiptir. Ancak tanınmış markanın farklı sınıfta yer alan mal ve hizmetler yönünden tescil engeli oluşturabilmesi için tanınmış markanın Türkiye’de tescilli olması ya da tescil başvurusu yapılmış olması gereklidir. Nitekim SMK m. 6/5 kapsamında bir markanın tanınmış olması başlı başına bir nispi red nedeni oluşturmamakta maddedeki diğer üç şarttan birinin de sağlanması gerekir.

Örneğin Yargıtay DİDO kararında DİDO Bistro markasının hayvan bakım evleri için tescili halinde çikolata ve benzeri gıda maddeleri yönünden tanınmış DİDO markasının marka değerinin olumsuz yönde etkileneceği ve tüketicilerin kafasında olumsuz çağrışımların doğabileceği, davacının tanınmışlığından haksız bir yarar sağlanabileceği gerekçesiyle davanın kabulüne ve DİDO Bistro markasının reddine karar vermiştir[8].

Başkasına Ait İsim, Fotoğraf, Telif Hakkı veya Sınai Mülkiyet Hakkının Tescili

SMK m.6/6. maddesi hükmü Tescil başvurusu yapılan markanın başkasına ait kişi ismini, ticaret unvanını, fotoğrafını, telif hakkını veya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını içermesi hâlinde hak sahibinin itirazı üzerine başvuru reddedilir.” düzenlemesini getirmektedir.

Bu halde tescili mümkün olmayan isimden kasıt başka bir kimse ile özdeşleşmiş ve toplumda bu şekilde tanınmış kişilere ait isim ve soy isimlerdir. Bu kapsamda TIGER WOODS, MICHAEL JORDAN ve BEYONCE[9] markaları Yargıtay tarafından hükümsüz kılınmıştır.[10]

İlgili bent kapsamında telif hakkı konusu olan işaretlerin de marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde telif hakkı sahiplerine itiraz hakkı tanınmıştır. Bu kapsamda örneğin Winnie the Pooh, Betty Boop gibi çizgi karakterlerin ya da bir yazarın ünlü bir eserinin adının (Suç ve Ceza gibi) bir başkası tarafından marka olarak tescil edilmek istenmesi halinde itiraz üzerine reddi söz konusu olabilecektir.

Başkasına ait ticaret unvanının bir başkası tarafından izinsiz tescili de bu bent ile engellenmektedir. Ancak söz konusu halde tescilli ticaret unvanının sicil kaydındaki faaliyet konuları ile tescil edilmek istenen markanın kapsayacağı mal ve hizmetler karşılaştırılarak ilgili mal ve hizmetler yönünden başvuru reddedilir.

Kötü Niyetli Tescil Başvurusu

SMK’nın 6/9. madde hükmü uyarınca Kötüniyetle yapılan marka başvuruları itiraz üzerine reddedilir”. Bu hallere örnek olarak i) özgün, tesadüfî olarak seçilmesi ya da oluşturulması mümkün olmayan, yurtiçi ya da yurtdışında tescilli veya kullanılan ibare veya şekilleri içeren marka tescil başvuruları; ii) markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlama ihtimalinin bulunan marka başvuruları; iii) önceki marka sahibiyle arasında sözleşme, önsözleşme, ticaret yahut işçi-işveren ilişkisi bulunan kimsenin yapmış olduğu önceki marka ile aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer marka başvuruları verilebilir. Başvuru sahibinin yurtdışında ya da yurt içinde tescilli bulunan ve bilinirlik düzeyi yüksek olan markalar için sistematik bir biçimde marka tescil başvurusunda bulunması hali de kötüniyetli olarak kabul edilebilecektir.

Diğer Haller

Uygulamada çok sık rastlanmamakla birlikte SMK’nın 6/7. maddesi uyarınca “Ortak markanın veya garanti markasının yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren üç yıl içinde yapılan, ortak marka veya garanti markasıyla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilir” ve SMK 6/8. maddesi uyarınca “Tescilli markanın yenilenmeme sebebiyle koruma süresinin sona ermesinden itibaren iki yıl içinde yapılan, bu markayla aynı veya benzer olan ve aynı veya benzer mal veya hizmetleri içeren marka başvurusu, önceki marka sahibinin itirazı üzerine bu iki yıllık süre içinde markanın kullanılmış olması şartıyla reddedilir”.

[1] Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, 4. Baskı, 2018, s. 226.

[2] Koska Kararı, YHGK, E. 2012/111569, K. 2013/750, 22.05.2013.

[3] EUIPO İtirazlara İlişkin Kılavuz – Özdeşlik ve Karıştırılma İhtimali, 2.3. bölüm, s. 18.

[4] Yarg. 11. HD, E. 2007/11742, K. 2009/741, 26.11.2009.

[5] Çolak, s. 232.

[6] Yarg. 11. HD, E. 2006/11719, K. 2007/372, 18.01.2007.

[7] Paris Sözleşmesi’nin 1. mükerrer 6. maddesi tanınmış markaların sahibinin izni dışında tescil edilemeyeceğini düzenlemektedir.

[8] Yarg. 11. HD, E. 2009/10326, K. 2011/9106, 20.07.2011.

[9] Yarg. 11. HD, E. 2011/777, K. 2012/9254, 30.05.2012.

[10] Çolak, s. 405.