Ercüment Erdem Av. Ozgur Kocabaşoğlu

Markaların Birlikte Var Olması Anlaşması

Aralık 2018

Genel olarak, aynı veya benzer iki marka sahibinin, bu markaları, aynı veya benzer piyasada kullanmalarına ilişkin anlaşmaya “markaların birlikte var olması anlaşması” (coexistence agreement) denilir. Bahsi geçen anlaşma Türk sınai mülkiyet hukukunda açıkça düzenlenmemekle birlikte, 10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK’’), markaların tesciline ilişkin mutlak red nedenlerini düzenleyen 5’nci maddesinin 3. fıkrasına getirilen “muvafakatname” uygulaması ile, birlikte var olma anlaşmaları kapsamında tescilli marka sahibi tarafından verilen muvafakatname yoluyla aynı veya benzer markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için iki farklı teşebbüs adına tescilli olmasına imkan tanındı.

Hangi Hallerde Birlikte Var Olma Anlaşması Yapılabilir

Uluslararası Markalar Birliği’nin (INTA)[1] tanımlamasına göre markaların birlikte var olması anlaşması, “iki veya daha çok kişi arasında akdedilen, benzer markaların karıştırılma ihtimali olmaksızın sulhen birlikte var olmasına imkan sağlayan, aynı markanın aynı veya benzer mal veya hizmetler için genellikle coğrafi olarak sınırlı olmak üzere kullanılmasına yönelik anlaşmalar”dır.[2] Bu tanımdan da yola çıkarak, (i) bir tarafın yaptığı marka başvurusunun diğer tarafın işinin gelişimini etkilemesi söz konusuysa; (ii) aynı pazarda aktif olan rakiplerin markalarının tüketiciler nezdinde karışıklık yaratma ihtimali varsa; (iii) grup şirketleri ana şirketin marka portföyünden faydalanmak istiyorlarsa veya (iv) birbirlerinin aynı veya benzer markaları kullanan rakipler arasında bu markaların benzer veya aynı mal veya hizmetler için kullanılması nedeniyle iptal veya marka hakkına tecavüz davaları açılması ihtimali varsa, markaların birlikte var olma anlaşmasının çözüm oluşturabileceği söylenebilir.

Uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan markaların birlikte var olması anlaşmasına örnek olarak, 1989 yılında, Beatles’ın kurduğu plak markasının sahibi Apple Corps’un, Amerika Birleşik Devletleri menşeili teknoloji şirketi Apple Computer ile yapmış olduğu “coextistence agreement” verilebilir.[3]. Anlaşma uyarınca taraflar, markaları arasındaki benzerliği kabul etmiş ve birbirlerinin iş etkinliklerinin karıştırılmasından kaçınmak ve her bir markanın sağladığı hakları korumayı amaçladıklarından bir anlaşmaya girdiklerini ifade etmişlerdir.[4] Anlaşma hükümleri uyarıca Apple Computer “özellikle müzik veya icracı sanatçı bestelerinin kaydedilmesi veya çoğaltılması için özellikle uyarlanmış veya kullanılan” herhangi bir bilgisayar ürününde ismini veya markasını kullanmamayı taahhüt etmiş ve her iki taraf da birbirlerinin kayıtlı markalarına karşı iptal veya benzeri davaları açmamayı kabul etmişlerdir.

Birlikte Var Olma Anlaşması İçeriği

Birlikte var olma anlaşması ile markaları birbirlerinin aynısı veya benzeri olan işletmeler markalarını form, stil, sunum gibi yönlerden nasıl kullanacakları, markayı kimin hangi bölgede kullanacağı, olası karıştırılma ihtimallerini ortadan kaldırmak için alınabilecek önlemler konusunda anlaşmaya varabilirler.[5] Eğer anlaşmaya konu markalardan birisi tescilli ise ve diğer markanın da tescil edilmesi isteniyorsa SMK madde 5/3 ve Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik[6] (“Yönetmelik”) madde 10’da düzenlenen şartları havi bir muvafakatnamenin düzenlenmesine ilişkin hükümlerin sözleşmede bulunması, ayrıca bahsi geçen muvafakatname karşılığında bir ücret ödenecekse buna ilişkin hükümlerin eklenmesi uygun olur.

Yönetmelik uyarınca muvafakatnamenin, aşağıdaki unsurları içerecek şekilde, Türk patent ve Marka Kurumu tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi ve noter tarafından onaylanması zorunludur:

a) Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri,
b) Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası,
c) Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları,

ç) Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları,

d) Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekâletnamenin noter onaylı örneği.

Ayrıca birlikte var olma sözleşmesi düzenlenirken, tarafların markaların kullanımına ilişkin iş planlarıyla uyumlu ve açık bir şekilde markalarının kullanımına ilişkin varsa internet adreslerini (domain name) içeren şekilde marka kullanımına ilişkin şartları ve markaların kullanılacağı coğrafi alanları belirlemeleri mümkündür. Sözleşmede markanın kullanılmamasının sonuçlarının belli olması, markaya yeni eklemeler yapılmasının (renk, logo veya figüratif değişiklikler gibi) şart ve prosedürleri, sözleşmenin süresi, sona erme veya değişiklik yapma şartları ve özellikle ticari kararlarda kilitlenme halinde bunu giderici hükümler düzenlenebilir.

Bahsi geçen düzenlemeler yapılırken sözleşme konusu markaların tüketici nezdinde ayırt edicilik özelliğinin kaybolmamasına özen gösterilmesi ve örneğin pazara giriş engeli yaratacak şekilde rekabet hukukunca yasaklanmış hükümler içermemesine dikkat edilmesi gerekir.

Anlaşmanın içeriğinin önemine ilişkin olarak yukarıda belirtilen Apple Computer ile Apple Corp. arasında yaşanan anlaşmadan kaynaklanan uyuşmazlıklar örnek olarak gösterilebilir. Apple Computer, Eylül 2003’te iTunes’u piyasaya sürdükten sonra Apple Corps, birlikte var olma sözleşmesini ihlalinden dolayı dava açmış ve Londra Yüksek Mahkemesi, 2006 yılında verdiği kararında Apple Computer’un sözleşmeyi ihlal etmediği sonucuna varmıştır. Davacı Apple Corps’un iddiası dijital müziğin fiziksel müzik dağıtımın bir başka formu olduğu ve taraflar arasındaki anlaşmanın Apple Computer tarafından ihlalini oluşturduğu yönündeyken davalı Apple Computer, dijital müzik satımının taraflar arasındaki anlaşma kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşünü savunmuştur. Mahkeme, konuyu tüketici açısından değerlendirerek Apple Computer logosunun, müzik hizmeti değil yazılımla bağlantılı olarak kullanıldığı için, sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmediğini kabul etmiştir[7].

Sonuç

Markaların birlikte var olması anlaşmaları, marka haklarına ilişkin yaşanabilecek uyuşmazlıkları, taraflar için bir sorumluluk yaratmadan çözmek için kullanışlı olabilecek hukuki imkanları sağlayabilir. Ancak anlaşmanın geçerli, bağlayıcı ve uyuşmazlıkları giderecek nitelikte olabilmesi için sınai mülkiyet hukuku ve rekabet hukuku dahil bir çok unsurun dikkate alınması gerekir.

[1] https://www.inta.org/About/Pages/Overview.aspx (Erişim Tarihi: 02.01 2019).

[2] https://www.inta.org/TrademarkBasics/Pages/glossary.aspx (Erişim Tarihi: 02.01 2019).

[3] https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=lclr s. 209 (Erişim Tarihi: 02.01.2019).

[4] Marianna Moss, Trademark "Coexistence" Agreements: Legitimate Contracts or Tools of Consumer Deception, https://lawecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=lclr (Erişim Tarihi: 02.01.2019).

[5] Uğur Çolak, Türk Marka Hukuku, İstanbul 2016, s. 292

[6] 24 Nisan 2017 tarihli 30047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

[7] https://sites.udel.edu/cisc356/2014/04/21/apple-corps-v-apple-computer-1978-2006/ (Erişim Tarihi: 02.01.2019).