Ercüment Erdem Av. Yeşim Tokgöz

Markaların Kullanım İspatı

Mart 2019

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun (“TürkPatent”) yayınlamış olduğu istatistikler uyarınca, 2018 yılında, TürkPatent nezdinde, toplam 105.996 marka tescil edildi. Bu kapsamda 81.911’i yerli marka Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“SMK”) koruma alanına girdi[1]. Fakat tescil, marka sahibinin haklarını korumak için tek başına yeterli değildir. Üçüncü bir kişinin marka hakkına müdahale edememesi için markanın tescil edildiği mal veya hizmet sınıfında kullanılması ve kullanıldığının ispat edilebilmesi gerekir. Böylelikle, markaların piyasada etkin bir şekilde kullanılması sağlanmakta, yeni müteşebbislerin yapay bir pazara girmesi engellenir[2]. Bu ayki makalemizde, markaların yönetimi ve kullanılmayan markaların karşılaşabileceği hukuki süreçlere ışık tutulacaktır.

Ciddi Kullanım

SMK uyarınca markaların koruma süresi on yıldır. Marka sahibi on yıllık periyotlarla markasının tescilini yenileyerek markasını sınırsız süre ile koruyabilir fakat markanın sadece tescil edilmesi ve/veya on yılda bir yenilenmesi[3] markanın üçüncü kişilerin müdahalelerine karşı korunması için yeterli değildir. Tescilin markaları aktif olarak koruyabilmesi için, markaların, i) tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde ii) tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından iii) marka sahibi tarafından ile, iv) Türkiye’de v) ciddi bir şekilde kullanılması ya da vi) haklı bir neden olmaksızın, kullanımına beş yıl kesintisiz olarak ara verilmemesi gerekir (“Ciddi Kullanım”).      

Ciddi Kullanıma ilişkin genel bir kural koymak güçtür. Bu nedenle önemli olan marka sahibinin markasının kullanıldığına ilişkin delil sunarak, markanın Türkiye’de ticari etki oluşturacak şekilde kullanıldığını ispatlayabilmesidir. Dolayısıyla marka sahibinden beklenen, şüphe yaratmayacak biçimde, mümkünse süreklilik arz eden bir kullanımda bulunmasıdır. Aksi halde, ilgili marka ne kadar tanınmış marka olursa olsun, üçüncü kişilerin müdahalesine açık hale gelebilecektir. Bu kapsamda deliller, başka bir bilgiye ihtiyaç duymaksızın değerlendirme yapabilmesine imkan verecek şekilde açık, anlaşılır ve güvenilir nitelikte olmalıdır.  Delillerin markanın tescilli olduğu mal veya hizmetler bakımından, kullanım şekli, yeri, zamanı ve kapsamına ilişkin yeterli bilgiyi içermesi gerekir. Örneğin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi, “Big Mac” markasının Ciddi Kullanımının ispat edilememesi nedeniyle, markanın iptaline karar vermiştir[4]. Kararda Mc Donald’s’ın sunduğu delillerin objektif olmadığı, deliller ile kullanım arasında yer, zaman ve kapsam bakımından bağlantı bulunamadığı belirtilmiştir.

Markayı oluşturan esas unsurda ekleme veya çıkarmalar yapılması, basit bir şeklin değiştirilmesi ya da tescil edildiği renk dışında başka bir renk ile kullanılması, markanın Ciddi Kullanımı olarak kabul edilir.  Keza SMK m. 9.2.b uyarınca markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması da marka kullanımı olarak kabul edilir.

Markanın, lisans, franchaising, distribütörlük vb sözleşmeleri kapsamında marka sahibinin izni ile üçüncü kişiler tarafından kullanılması da Ciddi Kullanımı sayılır.

Marka sahibi haklı bir nedene dayanarak kullanıma ara vermek zorunda kaldığını savunabilecektir. Bu kapsamdaki haklı nedenler savaş, ekonomik krizleri, doğal afetler, gümrük mevzuatındaki değişiklikler, ithalat kısıtlamaları ve ambargolar olarak örneklendirilebilir. Marka sahibinin mali durumunun bozulması haklı neden olarak kabul edilmez.            

Ayrıca belirtmek gerekir ki, marka, tescil edildiği mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanılıyorsa, diğer mal ve hizmetler bakımından üçüncü kişilerin müdahalelerine açık hale gelecektir. Bu kapsamda, ileride kullanılma ihtimaline binaen tescillenen mal ve hizmet sınıflarının dokunulmazlığının beş yıl ile sınırlı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır[5]

Dolayısıyla, markalar tescil edilip, bir kenarda biriktirilmemelidir aksi takdirde aşağıda izah edilen süreçler ile karşı karşıya kalınması söz konusu olabilecektir:

Yayıma İtirazda Kullanım İspatı Def’i 

Marka tescil başvuruları, başvurusu yapılan markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış bir marka ile karıştırılma ihtimali olması halinde, önceki hak sahibinin itirazı üzerine reddedilebilir (“Yayıma İtiraz”). Bu hal, SMK m. 6’da sayılan nisbi red sebeplerinden biridir. Yayıma İtiraz, başvurunun Marka Bülteninde yayınlanmasından itibaren iki ay içinde yapılabilir. Bu yönde bir itirazla karşılaşan başvuru sahibi, işaretlerin karıştırılma ihtimaline ilişkin değerlendirmeye başlanmadan önce, itiraz eden önceki hak sahibinden, itiraza dayanak markasını, beş yıl boyunca tescilli mal ve hizmet sınıflarında kullandığını ispat etmesini isteyebilir.  Bu talep markanın Ciddi Kullanımının ispatı def’idir (“Kullanım İspatı Def’i”). Bu durumda itiraz eden önceki hak sahibi, markasını yukarıda açıkladığımız şekilde Ciddi Kullandığını kanıtlayamazsa, yayıma itirazı reddedilecek, başvuru sahibinin markası tescil edilecektir. 

İtiraz eden önceki hak sahibi, markasını, sadece bazı mal veya hizmet sınıflarında kullandığını ispat edebiliyor ise, diğer sınıflar bakımından yayıma itirazı reddedilecek, başvuru sahibinin markası kullanılmayan mal veya hizmet sınıflarında tescil edilecektir. 

Özellikle belirtmek gerekir ki, başvuru sahibinin Kullanım İspatı Def’ini ileri sürebilmesi için itiraz eden önceki hak sahibinin markasının beş yıldır tescilli olması gerekmektedir.

Marka Tecavüzünde Kullanım İspati Def’i

SMK m. 29, marka hakkına tecavüz sayılan halleri sıralar. Marka sahibinin, tecavüzün önlenmesini, uğradığı zararın tazminini vs talep etme hakkı bulunur. Bu gibi tecavüz davalarında, davalı Kullanım İspatı Def’i ileri sürebilecektir. Bu kapsamda davacı, dava tarihinden önceki 5 yıl içinde markasının Ciddi Kullanımını ispat etmedikçe tescilinden doğan haklarını elde edemeyecektir.

Hükümsüzlük Davasında Kullanım İspatı Def’i

SMK m. 25 uyarınca, mutlak veya nisbi red sebeplerinin var olması halinde, tescil edilmiş bir markanın hükümsüz sayılarak tescilden doğan hakların geçmişe etkili olacak şekilde sona erdirilmesi mümkündür. Hükümsüzlük kararı verilmesi halinde marka, tescilden terkin edilmektedir ve markaya SMK ile sağlanan koruma hiç doğmamış sayılır.  Bu davalarda da davalı Kullanım İspatı Def’i ileri sürebilir. Bu durumda davacı, dava tarihinden önceki 5 yıl içinde markasının Ciddi Kullanımını ispat etmekle mükelleftir.

İptal Sebebi

Markanın yukarıda açıklandığı üzere beş yıl boyunca ciddi bir şekilde kullanılmaması markanın, ileriye dönük olacak şekilde iptal edilmesine neden olur. Kullanımı ispatlanan mal ve hizmet sınıfına göre markanın kısmi olarak iptal edilmesi de mümkündür fakat marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.

Adli yargıda açılacak davada, davalı, Kullanım İspatı Def’ini ileri sürebilir.  Özellikle belirtmek gerekir ki, markanın, beş yıllık sürenin bitimine yaklaşılması nedeniyle simgesel (göstermelik) olarak kullanması, Ciddi Kullanım olarak kabul edilmez. Dolayısıyla iptal talebinin sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanımlar dikkate alınmaz.

Son olarak değinmek isteriz ki, SMK m. 192 ve Geçici m. 4 uyarınca, 10.01.2024 tarihinden sonra iptal talepleri doğrudan TürkPatent’e sunulacaktır. Bu tarihe kadar iptal yetkisi adli yargı tarafından kullanılmaktadır.

Sonuç

SMK uyarınca marka koruma süresi on yıl olmasına rağmen, markanın Türkiye’de beş yıl boyunca ciddi bir şekilde kullanılmaması, SMK’nın sağladığı koruma kalkanının daralmasına ve marka sahibinin haklarını kaybetmesine neden olabilir. Markaların usulüne uygun kullanılmaması halinde, tescilli markaya benzer bir başvurunun yayımına itiraz edilerek, benzer markanın tescil edilmesine engel olunamayacak, ya da marka tecavüzü söz konusu olduğunda uğranılan zararın tazmini talep edilemeyecektir. Öte yandan, üçüncü kişilerin adli yargıda açacakları dava neticesinde markanın kısmen veya tamamen hükümsüzlüğüne ya da iptal edilmesine karar verilebilecektir. Dolayısıyla hak kaybına uğramamak için markalar tescil edilmiş oldukları sınıflarda aktif olarak kullanılmalı ve bu kullanımlara ilişkin olan tüm ayak izleri saklanmalıdır.

[1] https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/statistics/ (Erişim tarihi 06.04.2019)

[2] TürkPatent, Kullanım İspatı Kılavuzu

[3] Yarg. 11. HD, 2012/13423 E., 2013/12221 K., 12.06.2013.

[4] EUIPO; 14 788 C  sayılı İptal Kararı, Supermac's (Holdings) Ltd v McDonald's International Property Company, Ltd. 

[5] Yarg. 11. HD, 2013/18616 E. 2014/6720 K., 07.04.2014.